Numa fusão ou aquisição, a marca é dos ativos que mais valem e dos que menos recebem atenção na hora certa. Quando uma empresa troca de dono, seja por venda do negócio, seja por desmembramento de uma unidade que sai do grupo, a cessão de marca não acontece sozinha por efeito do contrato de compra. O registro no INPI segue regras próprias, e ignorá-las deixa o comprador com um negócio na mão e a marca, ou parte dela, ainda amarrada ao vendedor.
Este texto trata do que precisa ser olhado no portfólio antes de fechar, e por que a transferência de titularidade exige mais do que uma cláusula genérica de que “todos os ativos intangíveis” passam ao adquirente. Para o desenho da proteção como um todo, veja nossa área de proteção e gestão de ativos intelectuais.
A marca acompanha a atividade, não o nome no papel
A primeira pergunta não é de quem é a marca, e sim para que ela serve. O art. 128 da Lei 9.279/1996 permite que pessoas físicas ou jurídicas requeiram registro, mas exige das pessoas de direito privado que a atividade exercida seja efetiva e lícita, compatível com o produto ou serviço que a marca assinala. Como o titular declara essa atividade ao INPI, o registro nasce vinculado a ela e carrega essa amarra para sempre.
Isso importa numa reorganização societária porque a marca costuma estar em nome da empresa operacional, e não da holding, ou o contrário. Se o comprador quer concentrar o portfólio numa holding que não opera, a marca fica exposta a questionamento por falta de atividade correspondente. A titularidade tem que ser desenhada olhando quem de fato usa o sinal no mercado, não apenas quem é mais conveniente no organograma.
Onde a marca está registrada importa: o portfólio espalhado
É comum um grupo ter marcas distribuídas entre várias empresas, cada uma com seu CNPJ, herança de aquisições antigas, de trocas de razão social e de decisões tomadas sem estratégia de portfólio. Numa operação de M&A, esse mapa precisa ser levantado antes de qualquer coisa: quais sinais existem, em nome de qual entidade, em quais classes, em que status.
Sem esse levantamento, o adquirente corre dois riscos opostos e igualmente caros: pode pagar por marcas que estão em nome de uma pessoa jurídica fora do perímetro da operação, ou pode deixar de fora sinais relevantes que continuaram com o vendedor e só farão falta quando ele resolver usá-los. A cessão de marca protege o comprador na exata medida em que o inventário estiver completo.
Cessão de marca: o art. 135 obriga a levar as semelhantes juntas
Aqui está o ponto que mais escapa. O art. 134 da LPI permite ceder o pedido ou o registro a quem preencha os requisitos legais para ser titular. Mas a cessão não pode ser fatiada à vontade. O art. 135 determina que ela compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
A lógica protege o consumidor: não se admite que sinais confundíveis fiquem repartidos entre titulares diferentes, porque isso multiplicaria a chance de confusão no mercado. Para a operação, a consequência é concreta. Se o portfólio tem uma marca nominativa, uma mista e variações defensivas do mesmo sinal, todas precisam migrar juntas. Ceder só a principal e esquecer as semelhantes não é economia, é abrir flanco para o cancelamento das que ficaram para trás.
Marca indeferida ou em disputa no meio do caminho
Poucos portfólios chegam ao M&A limpos. Quase sempre há um sinal indeferido em alguma classe, um pedido travado por colidência com marca de terceiro, ou um registro sob risco de caducidade por falta de uso. Esses pontos não são detalhe de due diligence, são precificação.
Uma marca indeferida em classe estratégica pode significar que o comprador não terá exclusividade justamente onde mais precisa, e que dependerá de recurso, de acordo de convivência ou de um novo pedido com outra estratégia. Um registro que pode caducar por desuso perde valor se ninguém consegue comprovar o uso no período legal. O comprador tem que saber disso antes de assinar, porque muda o preço e muda o plano de proteção pós-fechamento. Se houver pedido de terceiro em curso, o prazo de oposição no INPI entra no mesmo mapa.
Comprador estrangeiro: procurador no Brasil não é opcional
Quando o adquirente é um grupo estrangeiro, sobretudo um que ainda não opera no Brasil, entra uma exigência tratada como formalidade que não é. Pelo art. 217 da LPI, a pessoa domiciliada no exterior deve constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. E o art. 142, IV, é direto: o registro se extingue pela inobservância dessa regra.
Na transição, isso significa combinar a data da cessão com a constituição do procurador local, para que o registro não passe por uma janela sem representação. É o tipo de detalhe que não aparece no contrato de compra e derruba a proteção depois.
O que olhar antes de fechar
Um roteiro mínimo de marcas numa operação de M&A: mapear todos os sinais e em nome de qual entidade estão; confirmar que a titularidade planejada corresponde a quem exerce a atividade; garantir que a cessão de marca leve juntas todas as iguais e semelhantes na mesma família de produtos e serviços; tratar indeferimentos, colidências e riscos de caducidade como itens de preço e de plano de ação; e, havendo titular no exterior, resolver a procuração local antes de o registro ficar órfão de representação. Marca bem transferida é a que continua exclusiva, oponível e no nome certo no dia seguinte ao fechamento.
Perguntas frequentes
A cláusula do contrato de compra que transfere “todos os ativos” já basta para a marca?
Não. A transferência de titularidade se aperfeiçoa perante o INPI, com pedido próprio de anotação de cessão. Sem esse ato, a titularidade registral permanece com o cedente, ainda que o contrato diga o contrário.
Posso ceder só a marca principal e deixar as variações?
Não sem risco. O art. 135 da LPI manda que a cessão compreenda todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento dos que não forem cedidos.
A marca pode ficar numa holding que não opera?
É possível estruturar assim, mas exige cuidado: o art. 128, § 1º, liga o registro a atividade efetiva e lícita. Concentrar marcas numa holding sem operação correspondente aumenta a exposição a questionamentos, e pede uma arquitetura pensada de licenciamento entre a holding e as operacionais.
O comprador estrangeiro precisa de CNPJ no Brasil para ser titular?
Não é o CNPJ que a lei exige, e sim procurador domiciliado no país, com poderes de representação administrativa e judicial, inclusive para receber citação, na forma do art. 217 da LPI.
E se houver marca indeferida no portfólio?
Ela entra na conta como risco: pode faltar exclusividade na classe, e a solução costuma passar por recurso, acordo de convivência ou novo pedido. O ponto é mapear isso antes de fechar, não depois.
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Fontes
- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Planalto), Lei da Propriedade Industrial, arts. 128, 130, 134, 135, 142 e 217.
- Manual de Marcas (INPI), transferência de titularidade e requisitos do titular.
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui opinião legal para caso concreto.
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